België heeft als laatste van de Benelux-landen ingestemd met het protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). Vanaf 1 maart 2019 treden de nieuwe regels in werking. Wij zetten voor u de belangrijkste wijzigingen uiteen.

1. Grafische weergave niet meer vereist

Momenteel is vereist dat een merk vatbaar is voor grafische weergave. Vanaf 1 maart is dit niet langer nodig. Zo zullen ook geluidsmerken of combinaties van geluid en beeld kunnen beschermd worden. Wel is vereist dat het merk voldoende onderscheidend is en dat de weergave in het merkenregister toelaat het voorwerp van de bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen.

2. Uitbreiding van de rechten van de merkhouder

De merkhouder krijgt nieuwe bevoegdheden om zijn merk te beschermen. Zo krijgt hij de mogelijkheid om op te treden tegen het gebruik van het merk als deel van een handelsnaam of bedrijfsnaam. Ook zal hij kunnen optreden tegen het gebruik van het merk in vergelijkende reclame (voor zover de reclame strijdig is met richtlijn 2006/114/EG).

Indien het merk gebruikt wordt als soortnaam (denk bijvoorbeeld aan JEEP voor terreinwagens) en deze term opgenomen wordt in een woordenboek of naslagwerk, zal de merkhouder kunnen eisen dat zijn merk mede wordt vermeld.

Wanneer een merk zonder de toestemming van de houder is ingeschreven op naam van zijn gemachtigde of vertegenwoordiger, kan de houder hiertegen optreden. Hij kan zich verzetten tegen het oneigenlijk gebruik of hij kan de overdracht van het merk op zijn eigen naam vorderen.

3. Meer beperkingen

De drie specifieke uitsluitingsgronden voor vormkenmerken, worden vanaf 1 maart van toepassing op alle merken, dus ook op woordmerken, beeldmerken en klankmerken. Concreet wil dit zeggen dat een merk niet kan worden gevestigd indien de tekens worden bepaald door de aard van de waren, indien ze noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, of indien ze de wezenlijke waarde aan de waren geven.

De merkhouder kan nu al niet optreden tegen het gebruik van louter beschrijvende tekens. Vanaf 1 maart zal hij ook niet meer kunnen optreden tegen tekens die niet voldoende zijn om de waren te onderscheiden.

Om beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen beter te beschermen, zijn deze expliciet opgenomen in de lijst van tekens die geen merk kunnen vormen. Voorbeelden hiervan zijn de Geraardsbergse mattentaart en het Brussels grondwitloof.

4. Procedurele wijzigingen

Indien een partij zich beroept op een ouder merk, zal zij vanaf 1 maart moeten bewijzen dat zij over het merk beschikte en het gebruikte al voordat de aanvraag van het jonger merk was ingediend. Nu moet dit bewijs maar geleverd worden tot voor het instellen van de vordering door de houder van het ouder merk. De bewijslast is aldus aanzienlijk verhoogd.

Voor meer informatie kan u terecht bij lucas.lenaerts@sub-rosa.be

Lucas Lenaerts
Advocaat Sub Rosa Legal